펭수, 펭하, 펭바 상표출원논란-등록가능성과 적용 조문은?

연말이 펭수 상표등록으로 조금 시끌벅적 했다 

 

EBS의 인기 캐릭터인 펭수가 하는 시그니처 인사인 펭하, 펭바를 EBS가 아닌 타인이 출원했다는 내용이다. 

 

 

상표는 출원서가 접수되면 바로 공개되며, 키프리스에 데이터가 업데이트 되는 대로 바로 확인이 가능하기 때문에 출원된지 며칠 되지 않은 상표라도 키프리스에서 검색으로 간단히 확인이 가능하다. 

 

 

 

키프리스의 상표 탭(링크)에서 검색으로 확인할 수 있는 현재 한국교육방송공사(EBS)가 출원인인 펭수 관련 상표는 아래와 같다. 

 

위에서 보는 바와 같이, 먼저 9월에 펭수 캐릭터 이미지 만을 출원하였다. 

 

이후, 11월과 12월에 뒤늦게 "펭수" 및 "자이언트 펭 TV"라는 글자에 대해 상표 출원을 하였다. 

 

 

하지만 "펭수"로 키프리스에서 검색하면, EBS의 출원 두개를 제외하고 EBS가 아닌 출원인의 출원이 15개 검색된다. 

 

 

또한 이번에 기사가 뜬 펭하, 펭바 중 펭하만을 예시로 살펴보면

 

아래 그림과 같이 11월 26일 및 12월 13일 두번에 걸쳐 출원된 것을 확인할 수 있다. 

 

 

그러나  해당 출원들은 아직 출원 진행중이며, 등록된 상태가 아니기 때문에 권리 행사가 불가능하다. 

 

여기서 가장 문제가 되는 것이 이러한 출원들이 상표 등록이 가능할 것인가? 즉, 상표권의 등록가능성이다. 

 

 

등록이 되고 나면 다른 지식재산권이 그러하듯이 펭수, 펭하, 펭바 등의 상표에 대해 상표권자가 타인의 사용을 배제할 수 있기 때문이다. 

 

 

관련조문

 

이러한 펭수 관련 상표출원에 대하여 적용 가능하다고 예측되는 조문은 아래와 같다. 

 

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표   11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표   12. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표   13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

9항, 11항 및 13항은 다른사람의 상표로 널리 인식된 경우 등록 받을수 없다고 규정하고 있으며(다만, 각 항별로 요구하는 인식의 정도가 다르다), 12항의 경우 상품의 품질을 오인하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 규정하고 있다. 

 

9항, 11항 및 13항은 다른 사람이 사용하여 널리 알려진 상표에 대해 등록을 받는것을 방지하기 위한 규정이며, 펭수 관련 상표가 소비자들에게 EBS의 상표라고 널리 알려진 경우 등록을 받을 수 없는 것을 시사하며, 특히 13항의 경우 부정한 목적을 요건으로 하여 그 적용이 까다롭다. 

 

12항의 경우 소비자 보호를 위한 규정으로, 펭수라는 상표를 EBS 아닌 타인이 사용 시 EBS와 관련있는 자의 상표 사용으로 오인을 유발하는 경우 수요자를 기만할 염려가 있다고 적용할 가능성이 있다. 

 

 

판단시점

 

특허 등의 지식재산권은 통상적으로 "출원시"를 기준으로 등록요건을 판단한다.

즉, 특허가 진보성 있는지를 판단하는 것은 "출원시"에 "공개"된 인용문헌만을 가지고 판단이 가능하며, 

출원 이후 심사관이 실제 심사하는 심사시기 전에 공개된 내용으로 특허 출원을 거절할 수 없다.

 

그렇기 때문에 우선권주장 출원(링크) 등의 출원인 선점 제도를 활용하는 것이다. 

 

그러나 상표 등록의 경우 특허에 비해 소비자 보호의 공익적 성격이 강하기 때문에, 출원시 판단의 예외가 있다. 

 

다만, "펭수"에 대해 EBS를 제외하고 가장 빠르게 출원된 출원인은 11월 11일이며, "펭하" 또는 "펭바"의 경우 11월 26일이기 때문에, 출원일을 기준으로 하여도 "펭수"라는 캐릭터가 유명해져서 수요자에게 널리 인식되었다고 보는 경우 판단시점을 살펴볼 실익이 크지 않다.

다만 위에 설명한 4가지 규정에 대해 판단시점이 서로 상이하므로, 판단시점을 알아보는 것도 나쁘지 않을 것 같아 추가적으로 설명한다. 

 

 

상표법 제34조제2항에서는 판단시점을 아래와 같이 규정하고 있다. 

② 제1항 및 상표등록출원인(이하 "출원인"이라 한다)이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 결정(이하 "상표등록여부결정"이라 한다)을 할 때를 기준으로 하여 결정한다. 다만, 제1항제11호ㆍ제13호ㆍ제14호ㆍ제20호 및 제21호의 경우는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 결정한다. 1. 제54조에 따른 상표등록거절결정 2. 제68조에 따른 상표등록결정

 

즉, 9호 및 12호는 심사관이 등록여부를 판단하는 시점을 기준으로, 11호 및 13호는 상표등록출원시를 기준으로 판단한다. 

이는 각호의 입법 목적에 따라 달라지나, 여기서 설명할 실익이 없으므로 구체적인 이유는 생략한다. 

 

펭수가 12월31일 보신각 타종행사에 참석하고, 그 인기가 날로 치솟고 있으며, TV 프로그램이나 CF 섭외가 늘고 있는 지금, 등록요건에 대한 판단시점이 늦어질수록 EBS가 아닌 펭수 관련 상표를 출원한 출원인에게 불리한 것은 사실이다. 

 

이 때문에, 펭수관련 타인의 출원상표가 거절된다면 12호로 거절될 가능성이 가장 높다고 보여지나, 심사관의 판단 결과가 어떻게 될 지는 지켜봐야 할 사항인 것 같다. 

 

 

다만 이 EBS 건의 경우, 펭수가 누구나 알 정도로 유명해졌기 때문에 타인의 등록가능성이 낮고, EBS의 상표 보호가 가능하다.

 

캐릭터 상품등의 사업을 진행하면서, 펭수같이 유명하지 않은 상태에서 상표권을 선점당하면 법적 절차에 크나큰 비용 및 시간이 소요되고, 정신적, 금전적 부담을 안게 되므로 가능하면 자신의 캐릭터나 상표 등에 대해 빨리 출원을 진행하는 것이 바람직하다. 

 

 

캐릭터 상품 등의 등록은 디자인권만을 생각하기 쉬우나, 상표권과 디자인권 모두 보호대상이 상이하며, 특히 상표권의 경우 갱신을 계속하는 경우 보호기간에 제한이 없기때문에, 상표등록 출원을 꼭 진행하는 것을 추천한다.