특허 출원인의 이익을 위한 제도-(국내)우선권주장 출원

앞선 심사청구와 관련된 글(링크)에서 우선권 주장에 대해 간략히 설명한 바 있다. 

 

 

우선권 주장은 일단 출원일을 확보하는 출원(선출원이라 한다)을 한 뒤, 

1년 이내에 내용을 보완하여 새로이 출원(우선권주장 출원이라 한다)하는 제도이며, 

선출원의 출원일을 기준으로 심사해주는 제도를 의미한다. 

우선권주장 출원은 국내우선권주장 출원과 조약우선권주장 출원으로 나뉘며, 

조약 우선권주장 출원의 경우 선출원이 해외출원인 경우 적용 가능한 출원이다. 

 

 

 

주체적 요건

우선권주장 출원의 출원인은 선출원의 출원인과 동일해야 한다. 

우선권 주장 출원을 하면, 중복 권리 방지를 위하여 선출원은 1년 3개월 뒤 취하되기 때문에 선출원인과 동일한 출원인 만이 출원이 가능하다. 

만일 우선권주장출원할 권리를 이전 한 경우 선출원의 권리 이전을 선행하고, 이후 우선권주장 출원을 해야 요건상 흠결이 발생하지 않는다. 

 

시기적 요건

선출원일 후 1년 이내에 출원되어야 한다. 

우선권주장 출원은 최초 명세서 범위 내에서 가능한 보정과 달리 발명의 목적 및 효과가 동일한 범위 내에서 실험 데이터 등의 신규사항 추가가 가능하다. 

즉, 신규사항 추가가 가능한 우선권 주장 출원을 무한정 인정해주는 것은 특허법의 법 목적에 반하기 때문에

"선출원일" 이후 1년 이내에 "우선권주장 출원"이 진행되어야 한다. 

 

객체적 요건

선출원이 출원 계속 중이어야 한다. 

선출원이 심사받아서 거절결정이 확정되거나, 무효, 포기 또는 취하된 경우 우선권주장 출원을 할수 없다. 

이 때문에, 당초 우선권 주장출원이 예정되어 있지 않으나, 1년 이내에 심사과정에서 미비한 점을 발견하여 보완하고자 하는 경우, 선출원의 의견제출통지 등에 대해 기간연장을 수행하고 우선권주장출원을 진행해야 한다. 

 

 

범위

출원의 보정은 신규사항 추가가 불가능 하나, 

우선권주장 출원의 경우 선출원에 기재된 범위 외의 내용도 추가가 가능하다. 

선출원일의 기준으로 특허요건을 판단하는 우선권주장 출원의 효과를 고려할 때, 선출원의 기본적인 컨셉과 벗어나는 내용을 추가하는 것은 불가능한 것이 당연하다. 

판례에서는 아래와 같이 판시하고 있다.

선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

설명은 복잡하게 되어 있지만, 선출원의 기본 컨셉에서 벗어나지 않는 범위에서 우선권주장출원의 출원 내용을 작성할 수 있다. 

 

다만, 선출원의 기본 컨셉에서 벗어나는 내용이 기재되어 있다고 하여 우선권주장 출원이 거절되는 것은 아니다. 

우선권주장출원에 선출원의 내용과 기본 컨셉이 동일한 A라는 발명과, 동일하지 않은 B라는 발명이 기재되어 있다고 가정하면,

A는 선출원일을 기준으로 판단하며, B는 선출원일이 아닌 우선권주장출원일을 기준으로 진보성 등을 판단할 수 있다. 

그러나 이러한 케이스는 실무에서는 거의 나타나지 않는 경우라고 볼 수 있다. 

 

 

 

효과

우선권 주장 출원을 하면, 신규성, 진보성 등의 거절이유가 있는지를 판단하는 판단시점이 "선출원"일의 출원일로 소급된다. 쉽게 설명하면 거절이유의 판단 시 선출원일에 출원한 것으로 보고 심사관이 판단을 진행한다. 

더욱 쉽게 설명하면, 선출원일 이후 공개된 문헌은 심사관이 의견제출통지에서 제시하는 신규성 및 진보성의 근거가되는 인용문헌의 지위를 갖지 못하는 것이다. 

 

 

선출원의 취하

선출원은 선출원일로부터 1년 3개월이 경과하면 취하된 것으로 간주한다. 

우선권주장 출원과 중복된 권리가 등록되는 문제를 예방하기 위한 것이다. 

 

 

우선권주장 출원에 대해 간략히 설명하였다. 

우선권 주장출원은 출원번호가 급하게 필요한 경우 또는 경쟁사에서 비슷한 내용을 연구개발하는 것을 알게 된 경우 등의 경우에 활용할 수 있다. 

다만, 선출원, 우선권주장 출원으로 출원을 두번 진행해야 하므로 비용이 더 소모되는 것이 당연하다. 그러므로 우선권주장 출원 여부는 담당 변리사와 상의하여 이익이 되는 쪽으로 진행하는 것이 바람직하다.