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특허관련

특허출원 관련 절차-우선심사

by 사용자 김단단 2019. 12. 16.

특허 출원에 대해 누구나 우선심사 신청이 가능할까?

정답은 가능하다. 물론 우선심사 신청을 위한 비용이 더 소모되는 것이 당연하다. 

 

 

앞서 특허 출원의 심사청구에 대해 알아본 바 있다(심사청구). 

특허 출원에 대해 심사를 청구하면, 최근 심사 경향으로 볼때 대략적으로 1년 이내, 늦어지면 1년 6개월 이내에 특허청에서 첫번재 심사 결과를 받아볼 수 있다.

다만, 이는 대략적인 경향일 뿐이며 우선심사 없이도 훨씬 빨리 심사결과를 받아보거나, 1년 6개월 이후 첫번째 심사결과를 받는 경우도 있을 수 있다. 

 

그러나 대출, 출원상품 사업화 등 여러가지 이유로 등록을 빨리 받아야 하는 사유가 발생하곤 한다. 

이러한 경우에 대비하기 위하여 특허법에서는 우선심사를 명문화 하고 있다. 

 

 

  • 전제

우선심사신청은 심사청구 된 출원에만 신청이 가능하다. 

즉, 심사 청구를 한 출원에만 심사를 신속하게 해 달라는 우선심사 청구가 가능하다는 의미이다. 

 

 

 

  • 관련법

특허법에서 명시적으로 우선심사에 대해 명시하고 있다. 

 

제61조 제1호의 제64조는 출원의 공개와 관련된 것으로, 일반인의 경우 쉽게 "출원공개"이후의 출원으로 이해하면 된다.

 

조문의 문구가 어려워 보이지만, 우선심사 관련하여는 "출원공개"된 발명만으로 이해하면 쉽다. 

 

즉, 출원공개 이후 제3자가 내 발명을 사용하고 있다고 인정되는 경우 우선심사 신청이 가능하며, 이는 해당 출원에 대해 빠른 권리화를 인정해 주기 위한 취지이다. 

 

그러나 제3자의 실시를 증명해야 하는 한계가 있어, 실무에서는 우선심사 사유로 찾아보기 힘든 경우이다.

 

 

 

그 다음, 제61조제2호에서 대통령령이 정하는 특허출원의 경우 우선심사가 가능하다. 

보통의 특허출원에 대한 우선심사는 여기에 해당하는 경우가 대부분이다. 

 

제9조(우선심사의 대상)  제61조제2호에서 "대통령령으로 정하는 특허출원"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 특허청장이 정하는 특허출원을 말한다. 

1. 방위산업분야의 특허출원

2. 녹색기술[온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술(관련 융합기술을 포함한다) 등 사회ㆍ경제 활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술을 말한다]과 직접 관련된 특허출원

2의2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원

3. 수출촉진에 직접 관련된 특허출원

4. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원(「고등교육법」에 따른 국ㆍ공립학교의 직무에 관한 특허출원으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항에 따라 국ㆍ공립학교 안에 설치된 기술이전ㆍ사업화 전담조직에 의한 특허출원을 포함한다)

5. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원

5의2. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원

5의3. 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업의 특허출원

5의4. 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 특허출원

6. 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 특허출원

7. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한정한다)

7의2.  제198조의2에 따라 특허청이 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원

8. 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원

9. 삭제  <2019. 7. 9.>

10. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원

11. 우선심사의 신청을 하려는 자가 특허출원된 발명에 관하여 조사ㆍ분류 전문기관 중 특허청장이 정하여 고시한 전문기관에 선행기술의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 특허출원

12. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람이 한 특허출원

가. 65세 이상인 사람

나. 건강에 중대한 이상이 있어 우선심사를 받지 아니하면 특허결정 또는 특허거절결정까지 특허에 관한 절차를 밟을 수 없을 것으로 예상되는 사람

 

 

실무적으로 가장 많은 우선심사 케이스는

1. 벤처기업/이노비즈(기술혁신형 중소기업)에서 출원한 경우(5호 또는 5의 2호)

2. 국가 연구개발과제의 결과물과 관련된 출원의 경우(6호)

3. 선행기술조사 전문기관에 선행기술조사를 위뢰한 경우(11호)

크게 세가지이다. 

 

1번과 2번의 경우 필요한 자격요건이 있지만, 3번의 경우 출원인이라면 누구나 신청이 가능하다. 단, 비용만 마련 된다면. 

 

물론 1번 및 2번의 경우도 돈이 들지 않는 것은 아니다.

기본적으로 우선심사 신청을 하는 경우 특허청에 지불하는 수수료만 20만원이며, 

대리인 비용 및 부가세를 기본적으로 포함하기 때문에 비용이 소요된다. 

3번의 경우 여기에 아래에서 설명하는 "선행기술조사 전문기관"에 지불할 비용이 추가된다. 

 

여담이지만, 몇년 전까지만해도 3번의 경우 다른 우선심사 신청과 대비하여 비용이 수십만원까지 차이를 보여 출원인에게 큰 부담이 되었다.

그러나 최근 선행기술조사 전문기관의 요건이 완화되면서 선행기술조사 전문기관 간에 경쟁이 치열해지고, 선행기술조사 전문기관 수수료가 대폭 낮아지는 현상이 일어나고 있으며, 

전문기관을 이용한 우선심사 신청의 경우에도 다른 우선심사 신청과 대비하여 비용 차이가 현저히 줄어든 상태이다. 

 

3번(11호)의 경우 설명이 장황한 것 같지만 쉽게 풀이하자면, 출원인이 선행기술조사 전문기관에 선행기술조사 비용을 출원인이 지불하면 심사를 빨리 해주겠다는 취지이다. 

즉, "출원인이라면 누구나", "심사청구 된 출원에 대해서" 대리인에게 돈만 지불하면 사무소에서 신청 절차를 끝내 준다. 

 

1번의 경우 보는 바와 같이 출원인이 벤처기업 또는 이노비즈에 해당하는 경우 우선심사 신청이 가능하며, 

2번의 경우 국가 연구개발과제를 수행하고, 그 결과물과 관련된 출원의 경우 우선심사 신청이 가능하다. 

 

1번과 2번의 경우 관련 서류를 대리인에게 전달하고, 우선심사 신청을 의뢰하면 대리인이 우선심사 신청 절차를 진행해 준다. 

 

 

이렇게 우선심사 신청을하면, 우선심사 신청이 승인된 날로부터 6개월 이내에 첫번째 심사 결과를 받아볼 수 있으며, 6개월은 가장 늦어지는 경우의 예시일뿐 통상적으로 3~4개월, 정말 빠른 케이스의 경우 1개월 이내에 첫번째 심사결과를 받아볼 수 있다. 

우선심사 신청을 하지 않는 경우 약 1년이 걸리는 것과 대비하면 심사에 소요되는 시간이 엄청나게 단축된 것이다. 

 

결과적으로 우선심사 신청을하고, 심사관과 의견충돌이 크지 않은 경우 1년 이내에 등록이 가능하므로, 빠른 등록이 필요한 경우 지체없이 대리인에게 문의하여 우선심사 신청을 진행하기를 바란다. 

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