본문 바로가기
특허관련

특허 출원인의 이익을 위한 제도-공지예외 적용 주장

by 사용자 김단단 2019. 12. 17.

모두들 아는 바와 같이 원칙적으로 "출원 전" 출원에 해당하는 내용이 공개된 경우 그 출원은 등록을 받을 수 없다. 

 

 

특허법은 제1조에서 산업발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다고 명시적으로 기재하고 있다. 

 

그러나, 발명자 또는 출원인이 자신의 발명을 공개 하였다고 그 출원을 등록받지 못하게 하는 것은 특허법의 목적에 어긋난다. 

특허법은 발명을 보호, 장려하면서도 "이용을 도모"한다고 기재하고 있으며,

이는 발명의 공개를 통하여 추가적인 기술개발을 유도하기 위한 취지이다. 

 

즉, 특허권이라는 권한을 주는 대신 발명의 공개를 통하여 중복 기술개발을 예방하고 후속개발을 촉진하는 특허법의 대원칙을 고려하면, 

발명자 또는 출원인이 자신의 발명을 공개한 것에 대한 보호 수단이 필요하다. 

 

 

 

공지예외적용 주장하는 이유

 

이를 위하여 특허법에서는 공지예외적용 주장이 가능하도록 하였다. 

 

제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우

② 제1항제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.  <신설 2015. 1. 28.>

1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간

2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

 

법조문의 기재는 복잡한 것 처럼 보이지만 쉽게 설명하면

출원인 또는 발명자가 발명을 공개한 경우, 1년 이내에 증명서류를 제출하면 그 공개는 심사에 반영하지 않겠다는 것이다.

 

 

이때 증명서류는 출원인 또는 발명자가 공개한 발명의 내용을 특정하기 위한 것이다. 

실무적으로는 논문으로 발표된 경우 논문, 포스터 발표된 경우 포스터, 구두 발표한 경우 목차 등을 증명서류로 첨부한다. 

 

 

특허출원은 원칙적으로 "출원 전" 공개된 발명과 동일하거나(신규성), 출원전 공개된 발명으로부터 쉽게 발명이 가능한 경우(진보성) 등록을 받을 수 없다(특허법 제29조제1항,제2항)

 

그렇지만 출원인이 공지예외 적용 주장을 하는 경우,

공지예외 적용 주장이 적법하다는 전제 하에

심사관은 신규성 및 진보성을 판단하는 발명에서 출원인 또는 발명자가 공개한 내용을 제외하고 판단을 진행한다. 

 

 

심사관이 특허 출원을 거절할때는 거절이유의 근거가 된 인용문헌을 첨부하면서, 거절한 이유에 대해 설명해야 한다. 

이를 의견제출통지서라 하며, 의견제출통지서에는 심사관이 거절이유를 통지할 때 사용한 인용문헌을 첨부하여 송부한다. 

 

이를 공지예외 적용 주장과 연관지어 이야기하면, 공지예외 적용 주장을 하는 경우 발명자가 공개한 내용은 심사관의 의견제출 통지 시 인용하는 인용문헌이 될 수 없다. 

 

 

공지예외 요건

1. 공지일 부터 1년 이내에 출원 되어야 한다. 

발명의 공개 후 장기간이 경과하여도 권리화 하지 않다가 이후 공지예외 적용 주장을하면서 권리화 하는 경우, 오히려 산업발전에 저해될 소지가 높기 때문에 반드시 "공지일"부터 "1년" 이내에 "특허 출원"이 되어야 한다. 

 

 

2. 증명서류와 함께 공지예외 적용 주장해야한다. 

종래에는 공지예외적용 주장을 꼭 출원과 동시에 진행할 것을 필요(특허법 제30조제2항)로 하였다. 

이에, 실수로 논문 등을 첨부하여 공지예외 적용 주장하지 않은 경우 자신의 발명 때문에 출원을 등록받지 못하는 경우가 부지기수였다. 

 

그러나 법이 개정되어 보정 가능한 기간 내에 공지예외 적용 주장을 추가 할 수 있게 되었으며(특허법 제30조제3항), 

이에 따라 자신의 발명을 공개하여 불합리하게 등록을 받지 못하는 문제는 해결되었다. 

 

 

다만, 공지예외 적용 주장하는 경우 국내 출원에서는 크게 문제되지 않으나, 

해외출원하고자 하는 경우 공지예외 적용 가능한 요건이 상이하여 각국 법령에 의해 문제가 생길 소지가 높다. 

그러므로 해외출원을 고려하는 경우 가능하면 자신의 발명을 공개하기 전 특허출원을 먼저 수행하는 것이 바람직하다. 

 

댓글0