특허 출원인이 활용 가능한 제도-분할출원

하나의 출원으로 출원을 진행했다 하더라도, 분할출원을 통해 두개의 출원으로 분리할 수 있다. 

 

분할출원은 앞서 설명한 우선권주장 출원(https://dandanlife.tistory.com/31?category=798360)과는 다르게, 원출원-분할출원이 동시에 진행되는 특징이 있다. 

 

우선권주장 출원의 경우 먼저 출원한 선출원이 출원일 이후 1년 3개월 뒤 취하되며, 우선권주장한 후출원만 진행되나, 분할출원의 경우 원출원과 분할출원의 절차가 동시에 진행되며, 모두 등록되는 경우 두개의 특허권을 가질 수 있는 점에서 차이가 있다. 

 

제52조(분할출원) ① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다.

 

분할출원을 이용할 수 있는 경우

-특허법 제45조의 규정을 위반하였다고 지적되는 경우 

-등록가능성이 높은 청구항과 낮은 청구항으로 나누어, 등록가능성이 높은 청구항의 출원을 확보하고 낮은 청구항의 등록을 시도하고자 하는 경우

-거절결정된 경우 

 

제45조(하나의 특허출원의 범위) ① 특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다

 

 

분할출원의 효과 

분할출원이 인정되는 경우 신규성, 진보성 등의 판단을 원출원을 출원한 때를 기준으로 하므로, 원출원 이후 공개된 문헌은 분할출원의 신규성 또는 진보성을 부정하는 근거가 될 수 없다. 

 

 

분할출원의 요건

분할출원인은 당연히 원출원인과 동일해야 하며, 원출원이 출원계속중이어야 한다. 

또한, 분할출원에 대해 거절이유가 통지된 경우, 이에 대한 대응기간(통상 2달, 연장가능) 내에 분할출원을 진행해야 한다. 

 

 

범위

분할출원은 선출원에 기재된 범위 내에서만 가능하다. 분할출원의 출원일을 원출원으로 인정해주는 효과를 고려하면, 새로운 내용의 추가를 허용해 주는 경우 새로운 내용에 대해 출원일이 앞당겨지는 문제가 발생하기 때문이다. 

참고로, 분할출원 시 원출원에 기재된 동일한 청구항은 삭제해야 한다. 

이는 원출원과 분할출원이 동시에 등록되는 경우 같은 발명에 대해 2개의 권리가 생기는 것을 방지하기 위한 취지이다. 

 

 

 

분할출원의 경우 심사관이 여러개의 발명을 하나의 출원으로 출원했다고 인정하는 경우, 일부 청구항이 등록가능하다고 인정된 경우 나머지 청구항에 대한 등록가능성을 다투기 위한 경우, 거절결정이 확정된경우 거절결정불복심판 대신 분할출원을 통해 심판절차 없이 다투어 볼 수 있다. 

 

당연히 하나의 출원이 더해지기 때문에 이에 따른 특허청 관납료 및 대리인 비용 등이 추가로 소요되므로, 담당 변리사와 논의한 후 분할출원 제도를 이용할 수 있다.