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특허관련

특허 출원 관련- 보정의 범위

by 사용자 김단단 2020. 1. 14.

특허 출원 및 심사청구를 하면, 심사관이 출원된 특허에 등록 가능성이 있는지를 판단한다. 

 

등록가능성이 없다고 판단되는 경우, 구체적인 이유와 함께 거절이유통지를 하여야 한다. 

 

제63조(거절이유통지) ① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하려는 경우에는 그러하지 아니하다.  <개정 2016. 2. 29.>

1. 제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우

2. 제66조의3제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우

② 심사관은 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문에 따라 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다.

 

 

실무적으로, 출원된 특허의 95% 이상이 한번 이상 거절이유 통지를 받으며, 거절이유 통지된 특허의 90% 이상이 진보성이 없음을 근거로 거절이유 통지를 받는다. 

 

여담으로, 특허출원이 한번에 등록된다고 반드시 좋은 것은 아니다. 출원이 거절이유통지 없이 한번에 등록되는 경우, 그 발명이 해당 분야에서 독보적인 경우도 있지만, 청구항의 구성요소가 너무 많아서 청구범위가 지나치게 좁기 때문에 진보성을 부정할 근거문헌을 찾기 어려운 경우도 있다. 

 

 

어째든, 거절이유통지를 받으면 출원인은 이에 대응하여 보정을 수행하는 것이 일반적이다. 

보정을 하지 않고 의견서만 제출하는 경우, 심사관의 의견에 정면으로 반하는 것으로 보일 수 있기 때문에 실무적으로 꺼리는 편이며, 심사관이 틀렸다 하더라도 의미없는 보정이라도 하는 것이 보통이다. 

 

 

 

이러한 보정은 자진보정과 의견제출통지에 대응한 보정이 있다. 

 

자진보정은 심사관의 의견제출 통지가 없는 경우에 할 수 있는 보정이며, 등록결정 전까지 자유롭게 보정이 가능하다. 

 

 

의견제출통지에 대응한 보정은 심사관이 의견제출통지서를 송부하면서, 의견서 제출기한을 2달로 한정하는데, 이 기간내에 하는 보정을 의미한다. 

 

여기에는 (1)최초 의견제출통지서에 대응한 대응, (2)최후 의견제출통지에 의한 대응, (3)거절결정 시 재심사를 수반한 대응 등이 있으나, 관련 내용은 복잡하기 때문에 다른 글에서 자세하게 다루기로 한다. 

 

 

이러한 보정은 당연히 범위에 한계가 있다. 

보정에 한계를 두지 않는 경우, 일단 출원서로 출원일을 확보한 후 출원일 이후에 발명의 내용 추가가 가능해 질 수 있으며, 이는 선출원주의의 취지에 반하기 때문이다.

 

 

 제47조(특허출원의 보정) ② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.

 

그렇기 때문에 특허법 제47조제2항에서는 출원일에 출원한 최초로 첨부한 명세서 내용의 범위에서 보정할 것을 규정하고 있으며, 이를 실무에서는 신규사항 추가금지라고 한다. 

이때 최초로 첨부한 명세서 또는 도면은 명시적으로 기재된 사항 뿐만 아니라 이로부터 자명한 사항까지 가능하다. 

 

보통 청구항의 보정은 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용에 설명된 내용을 바탕으로 청구항을 보정하며, 이는 신규사항 추가에 해당하지 않는다. 

 

 

이때, 위에서 설명한 (1)최초 의견제출통지서에 대응한 대응, (2)최후 의견제출통지에 의한 대응, (3)거절결정 시 재심사를 수반한 대응의 경우 보정 가능한 범위가 다르다. 

보다 자세히 설명한 (1) (2) (3)의 경우 모두 특허법 제47조제2항의 신규사항이 추가되지 않는 범위에서 보정이 가능하며, (2), (3)의 경우 특허법 제47조제3항의 범위 또한 만족하여야 적법한 보정으로 본다. 

 

제47조(특허출원의 보정) ③ 제1항제2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.

1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우

2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우

3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우

4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우

 

(2) (3)에 따른 내용은 길고 복잡할 수 있기 때문에, 다음에 기회가 되면 추가적으로 설명하기로 한다. 

 

 

앞에서 설명한 모든 보정의 기본원칙이 되는 신규사항 추가금지에 대해 예시를 통해 구체적으로 설명한다. 

 

 

예시 1) 수치범위를 한정하는 경우

[명세서 본문] a 성분의 함량은 10 ~15 중량%, 구체적으로는 11 내지 14 중량% 일 수 있으며~

[실시예] a를 12 중량% 포함하는 세척제 조성물을 예시로 제시함 

 

[청구항] a를 포함하는 세척제 조성물. 

 

위와 같은 경우, 청구항의 a의 수치를 한정하여 보정이 가능하다. 

[보정 가능한 경우]

a를 10 ~ 15 중량% 포함하는 세척제 조성물. (명세서 본문 기재)

a를 11 내지 14 중량% 포함하는 세척제 조성물. (명세서 본문 기재)

a를 12 중량% 포함하는 세척제 조성물. (실시예 기재)

 

[보정이 불가능한 경우]

a를 11.5 내지 13 중량% 포함하는 세척제 조성물. 

 

위 예시에서 보는 바와 같이, 11.5 또는 13의 수치범위가 명세서 어디에도 기재되어 있지 않기 때문에, 해당 기재는 신규사항 추가에 해당하며, 위 내용대로 보정하는 경우 부적법한 보정에 해당하게 된다. 

 

 

예시 2) 하위개념으로 한정하는 경우

[명세서 본문] A위치의 금속 판재는 철, 구리, 아연, 금, 은 및 백금에서 선택되는 하나 또는 둘 이상의 금속을 함유하는 ㅇㅇ 장치. 

 

[청구항] A위치에 금속 판재를 포함하는 ㅇㅇ장치. 

 

[보정 가능한 경우]

A위치에 철을 함유하는 금속 판재를 포함하는 ㅇㅇ장치. 

A위치에 철, 구리 및 아연에서 선택되는 하나 또는 둘 이상을 함유하는 금속판재를 포함하는 ㅇㅇ 장치. 

A 위치에 금속 판재를 포함하며, 상기 금속 판재는 철, 구리, 아연, 금, 은 및 백금에서 선택되는 하나 또는 둘 이상을 함유하는 ㅇㅇ장치. 

 

[보정이 불가능한 경우]

A 위치에 팔라듐을 함유하는 금속판재를 포함하는 ㅇㅇ 장치. 

A 위치에 금속 판재를 포함하며, 상기 금속 판재는 팔라듐, 철, 구리, 아연, 금, 은 및 백금에서 선택되는 하나 또는 둘 이상을 함유하는 ㅇㅇ장치. 

 

팔라듐은 최초로 첨부된 명세서에 기재된 내용이 아니기 때문에, 팔라듐을 추가하는 보정은 신규사항추가금지에 위배된다. 

 

 

예시 3)구성요소 추가에 의한 한정

[명세서 본문] a단계, b단계, c단계 및 d단계를 포함하며, 상기 a단계 후 b단계 전 a'단계를 더 포함할 수 있다. 

 

[청구항] a단계, b단계, c단계 및 d단계를 포함하는 폰케이스 제조방법. 

 

[보정 가능한 경우]

a단계, b단계, c단계 및 d단계를 포함하며, 상기 a단계 후 b단계 전 a'단계를 더 포함하는 폰케이스 제조방법.

a 단계, a' 단계, b단계, c단계 및 d단계를 포함하는 폰케이스 제조방법. 

 

[보정이 불가능한 경우]

a단계, b단계, a'단계, c단계 및 d단계를 포함하는 폰케이스 제조방법. 

 

명세서 본문에 a단계 후 b단계 전 a'단계를 포함할 수 있다고 한정하고 있기 때문에, 각 제조단계의 순서가 다른 경우 신규사항 추가에 해당한다. 

 

 

 

이외에도, 명백한 오기의 정정, 선행기술문헌을 추가하는 것, 2개 이상의 기재가 서로 상충하는 경우 하나로 일치시키는 것은 신규사항 추가에 해당하지 않는다. 

 

 

또한, 명세서에 기재되지 않은 새로운 효과를 추가하는 것은 신규사항 추가에 해당하며, 보정에 의해 추가하는 사항이 자명한 사항이라도 최초로 첨부된 명세서에 기재되지 않은 경우 신규사항 추가에 해당한다. 

 

 

다만 신규사항 추가에 해당하는지 여부는 개별적 상황에 따라 달라질 수 있으므로, 보정의 범위에 대해 담당 변리사와 논의하여 진행하는 것이 바람직하다. 

 

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