특허 출원인이 활용가능한 제도-보정안 리뷰

특허를 출원하고 심사청구 하면, 심사관이 거절이유와 함께 의견제출 통지서를 송부한다. 

 

아무리 뛰어난 발명을 출원했다 하더라도, 심사관이 거절이유를 한번도 보내지 않는 경우는 체감상 2~3%에 미치지 못하는 것 같다. 

 

심지어는 5년 이상 명세서를 작성한 사람도 출원 후 의견제출통지 없이 한번에 등록된 적이 없다고 말하는 경우도 있다. 

 

 

즉, 대부분의 발명이 출원하면 1번 이상은 거절이유와 함께 의견제출 통지를 받는다고 보는 것이 타당하다. 

 

이러한 거절이유 중 90% 이상은 진보성 위반 의견제출 통지이다. 

 

제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명 ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

특허법 제29조제2항에서는 진보성이 있을 것을 특허 요건으로 규정하고 있다.

이를 자세히 풀어서 설명하면, "출원" 전 공지된 기술들을 통해 쉽게 발명이 가능한 경우 특허를 줄 수 없다는 취지이다. 

 

심사관이 신규성(제29조제1항) 또는 진보성을 근거로 거절이유를 통지하는 경우, 그 근거가 된 문헌을 첨부해야 한다.

첨부 문서와 함께 거절이유 통지를 받은 출원인은 2개월 내에 의견제출통지에 대응하는 의견서를 제출해야 하며, 

보통은 청구범위의 보정을 수반하여 진행된다. 

 

기타 거절이유로는 기재불비 등이 있으나, 기재불비 등은 심사관과 의견이 나뉠 가능성이 적다. 

그러나, 신규성 및 진보성의 경우 청구항을 얼마나 한정할지, 어떤 포인트로 진보성을 주장할지에서 심사관과 의견이 다를 가능성이 크다. 

그러나 의견서/보정서는 서면으로 제출하는 것이므로, 출원 발명의 기술적 특징을 충분히 설명하기 어렵다고 판단될 때가 있다. 

 

이런 경우 활용할 수 있는 것이 "보정안 리뷰" 제도이다. 

 

 

보정안 리뷰 제도는 심사관을 직접 만나서 보정안 및 보정안을 도출해낸 이유 등을 들어 출원 발명의 특징을 설명하고, 

심사관의 의견을 들어볼 수 있다. 

 

보정안 리뷰 신청요건

보정안 리뷰는 의견제출통지 마감일로부터 1달 이상 남은 시점에서 신청해야 한다. 

그러므로, 보정안 리뷰 여부의 결정은 빠를 수록 좋으며, 보정안 리뷰 신청을 위해 대리인의 준비도 필요하므로, 가능한 대리인에게 빨리 의사를 전달하는 것이 바람직하다. 

다만, 의견제출 통지를 받고 1달이 지난 후에 보정안 리뷰를 신청하고자 하는 경우, 의견제출통지의 마감일을 연장해 달라는 기간 연장 신청을 할 수 있으며, 기간연장 신청으로 1달 이상 남은 시점에서 보정안 리뷰를 신청할 수 있다. 

 

보정안 리뷰 장소

보정안 리뷰는 보통 특허청 내부 사무실에서 이루어진다. 

대전 정부청사 4동에 특허청이 위치하고 있으며, 보정안 리뷰 신청 후 심사관과 사전에 잡은 약속시간 까지 대전 정부청사로 가서 보정안 리뷰를 진행할 수 있다. 

 

참석자

보통 담당 변리사는 필수적으로 참석하며, 발명자 본인의 참여 여부는 선택이다. 

대전과 가까운 곳에 살고 있다면 심사관과 만나 이야기를 나누어 볼 수 있겠지만, 

먼 곳에 살고 있다면 굳이 함께 참석하지 않아도 무방하다. 

만일 참석하고자 한다면 정부청사 출입을 위해 신분증을 꼭 지참해야 한다. 

정부청사 출입 시 보안때문에 꼭 신분증을 맡겨야 임시 출입증을 발급 받을 수 있으므로,

정부청사 까지 가서 심사관과 이야기를 나누지 못하는 불상사를 예방할 수 있기 때문이다.

 

보정안 리뷰의 실익

의견제출통지에 대응한 의견서/보정서는 서면이기 때문에, 출원 발명의 장점을 충분히 설명하기 어려울 수 있다. 

이때문에 직접 만나서 발명의 장점을 설명하는 것도 심사관의 판단에 도움을 줄 수 있다. 

또한, 심사관이 보정안에 대해 진보성이 없다고 판단하는 경우, 그 자리에서 어디까지 보정을 하면 진보성을 인정해 줄지 타협이 가능하다. 

그러므로, 의견서를 제출하고 거절결정이 되어 재심사까지 시간 및 비용이 소요되는 것을 일정 부분 예방할 수 있다. 

 

비용

변리사가 대전까지 출장을 가야하기 때문에 서울, 경기권 사무소의 경우 보통 수십만원의 비용을 추가로 청구한다. 

다만, 청구 비용은 당연히 사무소마다 다를 수 있다.

대전에 있는 특허 사무소를 이용하는 경우 출장 거리가 길지 않기 때문에 비교적 저렴하게 보정안리뷰 신청이 가능하다. 

그러므로 만약 본인의 대리인 주소지가 대전 인근이라면 보정안리뷰를 적극적으로 활용해 볼 수도 있을 것이다.